專家解析知識產權出資風險

       隨著科技興國等口號的提出，越來越多的公司開始注重技術引進，技術出資成為眾多出資形式中的新熱點。由于技術具有無形性的特點，技術出資過程中常常伴隨知識產權權屬糾紛等問題，若處置不當會影響公司的穩(wěn)定性以及長久發(fā)展。

 

       在日前舉辦的技術出資風險把控研討會上，京都律師事務所律師、專利代理人金鳳華表示，知識產權出資是技術出資中的一項重要形式，因其具有不易評估、經營收益較強、產權效力不明確、效力有期限等特點，采用知識產權出資時一定要對相關風險進行防范。

     

       以生產高科技產品為目的而設立的公司，往往用知識產權進行出資。廣義范圍內的知識產權均可以作為出資的形式，有關權利、商標、專利、非專利技術、廠商名稱權、集成電路布圖設計、未披露信息等都是可以利用的出資方式，在技術型企業(yè)以專利出資居多。

   

      中國工程造價著名學者張國棟認為，知識產權出資入股存在的風險主要有以下四方面。

      首先，注意審核出資主體是否享有知識產權權利。出資主體必須是有權處理該知識產權的人，有些技術發(fā)明人未必是知識產權的擁有者，比如科研人員的職務發(fā)明，在與其工作單位約定好知識產權收益分配后，才能進行入股操作。

 

      其次，審查知識產權本身權利瑕疵。知識產權的權利要求穩(wěn)定，處于有效狀態(tài)。以知識產權出資，必須在其有效期內，如果超過有效期，則屬于出資瑕疵，甚至不能作為有效出資。

      再次，預防知識產權價值風險。知識產權出資，需要經過價值評估后，作價入股進行出資。但價值評估只是評估當時的價值，隨著時間、技術的更新變化、法律的發(fā)展等，當初出資入股的知識產權可能會貶值甚至沒有價值。比如，一個發(fā)明專利在評估時作價500萬元，隨后因為有新的同類專利出現，原專利就可能變得一文不值。因此在評估知識產權出資入股公司的時候，要考慮貶值情況下如何處理的問題。

      最后，特別注意非專利技術出資的問題及風險。非專利技術指未注冊專利以技術秘密形式進行保護的技術，如果存在已注冊專利，就有引發(fā)侵權糾紛的風險，因此，出資之初，有必要做一個專利檢索，初步判斷是否存在已注冊的技術特征相同或等同的專利。非專利技術在轉移至出資公司之后，原權利人仍然知曉技術的相關內容，因此，有必要在合資合同里就原權利人是否可以繼續(xù)使用技術、使用的方式、后續(xù)改進的權利歸屬、不競爭等等內容進行約定。此外，合作方在技術轉移的過程中也會知曉技術的相關內容，有必要在合資合同里進行相應的條款約定，比如不得注冊專利以及一旦注冊應立即無條件轉回的條款、不競爭條款、保密條款等。

 

      在涉外出資方面，金鳳華強調，根據規(guī)定，外資技術入股須不違反《禁止出口、限制出口技術目錄》，滿足負面清單要求，禁止投資的領域不得投資，限制投資的領域符合相關條件。在涉外知識產權出資方面，一些發(fā)達國家存在特殊規(guī)定，如美國、加拿大專利只授予發(fā)明人，專利申請權和專利權需要勞動協(xié)議約定或其他協(xié)議約定以及發(fā)明人補償約定。一些國家的轉讓合同中會加入一些限制條款，例如受讓人須取得讓與人同意才能對某些對象主張侵權或是必須有讓與人同意才能再次轉讓專利權等。在美國司法實踐中，這樣的限制條款可能導致受讓人無法單獨在美提起訴訟。

 

      金鳳華舉例說，北京新華安通公司與AES先進疏散系統(tǒng)以色列公司擬共同出資設立公司。新華安通公司以現金出資75%，AES公司以知識產權和技術出資25%。設立的合資公司未完成注冊登記時，AES公司要求解除合資合同。此時，雙方對知識產權權屬產生了爭議。

 

       法院認為，AES公司與新華安通公司曾存在商業(yè)上的合作關系、涉案樣品于涉案專利申請日前由 AES 公司研制并交付給新華安通公司進行檢測、涉案樣品與涉案專利的技術方案基本能夠一一對應、涉案樣品部分原有部件明顯已被拆除、新華安通公司提交的證據不能證明涉案專利系其自主研發(fā)。因此，更多優(yōu)勢證據指向涉案專利系 AES公司完成的發(fā)明創(chuàng)造，涉案專利的專利權應歸屬AES公司。

 

    “該案可見，在知識產權出資糾紛案件中，證據采集和掌握實踐方向尤為重要。”金鳳華表示，以知識產權出資入股存在較為復雜的法律問題。保障知識產權投資成功的關鍵是訂立內容完備的合同。技術交易的各方不宜過分依賴現有的標準合同，應將重點放在交易標的、專利清單、轉移方式等方面進行風險防控。